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专利维权应注意避免顾此失彼

发布时间:2016-09-19     发布者:林剑 律师     浏览次数:

引言

人民法院审理专利侵权案件时,依法需要确定涉案专利的保护范围。在涉案专利被提起无效宣告的情况下,专利权人在无效程序中的意见陈述可能因禁止反悔原则的适用或被认为是专利权人对自身权利要求的一种解释,会被人民法院作为确定涉案专利保护范围时的重要考量事实。一般而言,为维持专利有效,专利权人在无效案件中需要陈述其权利要求相对于现有技术如何不同,天然倾向于将涉案专利权利要求的保护范围朝“小”的方向进行陈述和争辩,但在侵权案件中,专利权人往往希望其涉案专利的保护范围越“大”越好,这样更容易覆盖住被控侵权产品或方法。由于我国专利无效和专利侵权案件分别由专利复审委和人民法院审理,专利权人因此尤其需要注意无效程序和侵权案件的协调,避免顾此失彼,否则如果只顾维持专利有效这一目标或不注意无效和侵权两个程序的协调,往往可能会按下葫芦浮起瓢,被有经验的被告代理人抓住从而导致侵权案件的败诉。

 

案情简介

甲个人是发明专利“一种铁硅铝粉生产工艺”的专利权人,甲将该专利许可给乙公司独占使用生产铁硅铝粉。丙个人曾在甲个人开办的工厂工作,丙离开甲的工厂后不久自己开设了丁公司,同样生产铁硅铝粉。甲发现后认为其专利权已被侵害,于201449日与乙公司一同向成都市中级人民法院提起专利侵权诉讼,要求丙、丁立即停止侵权并索赔80万元。

2014427日丙个人向专利复审委请求宣告涉案专利无效,甲个人聘请了一家专利代理机构代理无效案件,此前已经聘请了一家律师事务所代理侵权案件。经审理,专利复审委决定维持涉案专利有效,后双方均未对该决定提起行政诉讼。在无效程序中,为使得涉案专利被维持有效,专利权人特别强调其涉案专利的某些工艺步骤的参数对应特定的技术效果;此外,专利复审委决定书出现了权利要求1记载的“硅合金”不会是硅钙合金的认定,但被控侵权工艺使用的恰恰是硅钙合金。

在被告方提出的多项抗辩理由中,成都市中级人民法院审查并采纳了被告方关于专利权人违反禁止反悔原则以及专利权人有关权利要求意见陈述应作为权利要求解释时的重要参考这一观点。成都市中级人民法院认为,专利复审委维持专利有效的前提之一是认定权利要求1中的“硅合金”不会是硅钙合金,而专利权人一方全程参与了无效程序,该问题也是无效程序中当时双方争议焦点之一,专利权人一方未就该问题提起行政诉讼,因此依据禁止反悔原则专利权人一方在侵权案件中关于权利要求1中的“硅合金”包括了硅钙合金的主张不予支持。同时,成都市中级人民法院基于专利权人在无效程序中的意见陈述认为涉案权利要求1中的工艺步骤都是对特定方法和参数提出的保护,由于和被告方提供的涉案专利相关工艺步骤既不相同也不等同,因此不认为被控工艺落入权利要求1的保护范围。

   

案件结果

一审结果:判决驳回原告诉讼请求(【2015】成知民初字75号)。

二审结果:原、被告方经法院调解结案。

 

代理情况

被告方由四川五大联赛买球律师事务所林剑律师代理。

 

案件启示

在上述案件中,专利权人为确保涉案专利有效,为说明涉案专利相对于无效请求方提供的对比文件如何具有创造性,专利权人过于强调了其专利的某些工艺步骤对应特定的技术效果,而被告方据此向法院特别指出控侵权方的生产工艺相关步骤恰好与之不同。同时,该案专利权人一方事前进行过证据保全,知晓被告方采用的一种原料是硅钙合金,但在收到专利复审委的决定书之后,没有就该决定书中有关权利要求中的“硅合金不会硅钙合金”的认定提起行政诉讼避免该决定在侵权案件的过程中就已生效,故上述案件专利权虽然被维持有效,但其要求被告方停止使用相关工艺的初始目标确没有达到。

可见,对专利权人而言,在专利无效程序如何把握意见陈述的“度”十分重要,同时为了避免在专利无效和专利侵权案件中顾此失彼,聘请同一家律师事务所或专利代理机构处理无效和侵权案件可能是一种较好的安排。







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